Интелектуальная собственность конспект лекций

2)  у силу об'єктивних  причин не зможуть виконувати функції торговельної марки, оскільки: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання (наприклад, позначення "Чиста вода" щодо води); складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів І послуг певного виду (наприклад, позначення "Меблі" щодо меблів); складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть увести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу (наприклад, український виробник обрав позначення "Париж" щодо духів); складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами; відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності;

3) тотожні або схожі  настільки, що їх можна сплутати  із: марками, раніше зареєстрованими  чи заявленими на реєстрацію  в Україні на ім'я Іншої особи  для таких самих або споріднених  з ними товарів і послуг (наприклад, "Аdіdаs" і "Аbіbа", "Жемчуг" і "Новый Жемчуг"); марками інших осіб, якщо вони охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема, визнаними добре відомими відповідно до ст. 6 bіs Паризької конвенції про охорону промислової власності1; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються згідно з Законом України "Про охорону прав на зазначення походження товарів"; знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку;

4) відтворюють: промислові  зразки, права на які належать в Україні іншим особам; назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників (наприклад, персонаж "Капітошка"); прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Для набуття права  на торговельну марку на території  України, достатньо, щоб зазначені  вимоги до позначення були дотримані  на території України. Тобто якщо навіть таке ж позначення зареєстровано на території іншої держави іншою особою, це не є перешкодою для отримання свідоцтва України. При визначенні новизни позначення враховуються: по-перше, торговельні марки, зареєстровані чи заявлені для реєстрації в Україні; по-друге, марки, хоча і не зареєстровані на території України, але охоронювані на її території в силу міжнародних договорів.

Новизна марки визначається на дату подання заявки або дату пріоритету (конвенційного чи виставочного), якщо особа повідомила про нього не пізніше, ніж через три місяці після дати подання заявки. Конвенційним пріоритетом можна скористатися, якщо заявник до подання заявки до Держдепартаменту України уже подав на марку в іншій країні - учасниці.  Паризької конвенції по охороні промислової власності, однак не пізніше шести місяців тому. Виставочний пріоритет може встановлюватися по даті початку відкритого показу експоната на виставці, якщо до Держдепартаменту України заявка на марку надійшла протягом шести місяців із зазначеної дати.

Суб'єктами права  інтелектуальної" власності на торговельну  марку е фізичні та юридичні особи. Тут законодавець України не пов'язує права на торговельну марку з зайняттям підприємницькою діяльністю. Не існує обмеження і стосовно кількості осіб, які можуть мати права на марку - право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.

Майновими правами  інтелектуальної власності на торговельну  марку відповідно до ст. 495 ЦК України є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом1.

Використанням торговельної марки визнається: 1) нанесення її на будь-який товар, для якого марку  зареєстровано, упаковку, в якій міститься  такий товар, вивіску, пов'язану з  ним, етикетку,  нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу,  продаж,  імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); 2) застосування марки під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; 3) застосування марки в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах. Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої марки лише окремими елементами, якщо це не змінює у цілому

Майнові права на торговельну  марку належать володільцю відповідного свідоцтва; володільцю міжнародної  реєстрації; особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором .відмітності торговельної марки .

Обсяг правової охорони  торговельної марки визначається наведеним  у свідоцтві зображенням марки  і переліком товарів і послуг, внесених до Реєстру. Отже, якщо особа зареєструвала марку для певної групи товарів і послуг, то ЇЇ виключні права поширюються лише на використання цієї марки щодо зазначених товарів та послуг. Що ж стосується інших груп товарів і послуг, то таке позначення вправі використовувати будь-яка особа.

Права володільця торговельної марки забороняти іншим особам використовувати  без нього згоди марку не поширюються  на: 1) здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки; 2) використання марки для товару, введеного під цим знаком у цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот; 3) використання   географічного   зазначення   походження   товару; 4) некомерційне використання марки; 5) усі форми повідомлення.

. новин і коментарів новин; 6) добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес.

Право попереднього користувача на торговельну марку є одним із таких виключень із майнових прав володільця торговельної марки. Відповідно до ст. 500 ЦК України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або якщо було заявлено пріоритет до дати пріоритету заявки, в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача). Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Майнові права на торговельну  марку засвідчуються свідоцтвом України і є чинними протягом десяти років з дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку в установленому законом порядку, якщо інше не встановлено законом. Однак на відміну від прав на інші об'єкти зазначений строк може бути продовженим щоразу на десять років шляхом подання клопотання про це та сплати встановленого законодавством збору.

Майнові права  інтелектуальної власності на торговельну  марку можуть бути припинені з  таких підстав: 1) у зв'язку з перетворенням торговельної марки у загальновживане позначення певного виду товарів чи послуг (так, нейлон, целофан, термос, гематоген - це колишні торговельні марки, що втратили розрізняльну здатність; тепер аналогічний процес відбувається стосовно торговельної марки ''Ксерокс"); 2) за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору (шляхом подання заяви про це до Держдепартаменту); 3) у разі несплати збору за продовження строку його дії (по закінченні десяти років); 4) якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації. У першому і останньому випадках рішення про припинення прав може бути прийнято лише судом.

Якщо у зв'язку з  достроковим припиненням чинності виключних майнових прав інтелектуальної  власності на торговельну марку  завдано збитків особі, якій було надано ліцензію, такі збитки відшкодовуються  особою, яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не встановлено договором чи законом. Достроково припинені виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку за заявою особи, якій ці права належали у момент їх припинення, можуть бути відновлені у порядку, встановленому законом.

Права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть бути визнані у судовому порядку недійсними повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованої марки умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення марки та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Правова охорона добре відомих торговельних марок передбачена ст. 25 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Визнати торговельну марку добре відомою може суд або Апеляційна палата Державного департаменту Інтелектуальної власності, рішення якої може бути оскаржене у судовому порядку.

Відповідно до ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки  для товарів і послуг" при  визначенні того, чи є марка добре  відомою в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними: ступінь відомості чи визнання марки у відповідному секторі суспільства; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання марки чи її просування, включаючи рекламування чи обнародування та представлення на ярмарках чи виставках товарів чи послуг, щодо яких марка застосовується; тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій чи заявок на реєстрацію марки за умови, що вона використовується чи є визнаною; свідчення успішного відстоювання прав на марку, зокрема територія, на якій марка визнана добре відомою компетентними органами; цінність, що асоціюється з маркою.

Із дати, на яку за визначенням  Апеляційної палати чи суду марка  стала добре відомою в Україні, їй надається така сама правова охорона, якби вона була заявлена на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких марку визнано добре відомою в Україні, якщо її використання іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомої марки і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

У залежності від того, який орган буде визнавати торговельну  марку добре відомою суд чи Апеляційна палата Державного департаменту інтелектуальної власності, дещо відрізняється  процедура і необхідні докази для прийняття рішення. Так, Апеляційна палата визнає знак добре відомим за відсутності спору і додатково до Закону керується Порядком визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України № 228 від 15 квіт. 2005 р.

Для вирішення питання  відомості марки проводиться  опитування, яке має охопити принаймні  шість населених пунктів різних географічних регіонів України з кількістю населення не менше 500 тис. При цьому переважним є опитування у трьох містах, таких, як Київ, Харків, Львів, Одеса, Дніпропетровськ, Луганськ, Донецьк, Севастополь. Інші населені пункти визначаються виходячи з характеру діяльності власника знака з виробництва товарів і / або надання послуг. Кількість опитуваних повинна відповідати цілям об'єктивності опитування, у зв'язку з чим їх максимальна кількість не обмежується, а мінімальна має бути не менше 500 опитуваних у будь-яких двох населених пунктах і не менше 125 - у кожному іншому населеному пункті. Опитування щодо доброї відомості знака повинно бути репрезентативним для населення всієї України та проводитися з урахуванням "цільової аудиторії". Опитування щодо доброї відомості знака, застосовуваного для продукції виробничо-технічного призначення, має проводитися серед фахівців, які є споживачами продукції цього виду і належать до виробничих, торгових та інших ділових кіл. Опитування стосовно доброї відомості знака, призначеного для товарів народного споживання, має проводитися серед так званих середніх споживачів за ознаками віку, статі, освіти, соціального та матеріального стану, а також серед фахівців відповідних галузей промисловості, торгівлі. Результати опитування певного кола респондентів - споживачів і фахівців мають дати відповіді хоча б на такі запитання: чи відомий їм знак; для яких товарів і/або послуг застосовується знак; яка саме особа, на їх думку, є власником знака або виробником товарів, маркованих знаком, і/або надавачем послуг, для яких знак застосовується; з якого часу їм відомий знак; що для них є джерелом інформації про знак.

Апеляційна палата Держдепартаменту визнала добре відомими такі торговельні  марки: 5 КРАПЕЛЬ, АМD АSPІRІN, ВОUNТУ, СОSМОРОLIТАN, ЕSСАDА, INFОСОМ, YАНОО, АСПІРИН, АСПИРИН, ГЕТЬМАН, МИРГОРОДСЬКА, МОРШИНСЬКА, НО-ШПА.

Що стосується можливості визнання торговельної марки добре  відомою господарським судом, то вона існує лише за наявності спору  і реалізовується в позовному  провадженні. Як правило, йдеться про  позови про визнання свідоцтва на знак для товарів та послуг іншої особи недійсним чи про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак. У цьому випадку вирішення питання, чи є знак позивача добре відомим, необхідно для вирішення існуючого спору. Так, господарським судом, зокрема, визнано добре відомими: знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 4959, 4960, 4963 Макдональдс Корпорейшн та позначення "Європа Плюс", "Еигора РІus" як знаки товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Європа Плюс Київ".