Договор коммерческой концессии (франчайзинг)

Договор коммерческой концессии

По договору коммерческой концессии одна компания (правообладатель) обязуется за вознаграждение предоставить другой фирме (пользователю) право использовать комплекс принадлежащих  ей исключительных прав, в том числе права на фирменное наименование или коммерческое обозначение и на коммерческую информацию. В договоре могут быть оговорены и другие права, например на товарный знак, знак обслуживания и т. д. (ст. 1027 ГК РФ). Таким образом, право на товарный знак может быть одним из тех исключительных прав, которые предоставляются пользователю по договору коммерческой концессии.

Суть  договора коммерческой концессии состоит  в том, что правообладатель, имеющий  разработанную систему ведения  бизнеса, сформировавшуюся репутацию и хорошо известный товарный знак, разрешает другому предприятию (частному лицу) использовать эту систему за вознаграждение.

Договор коммерческой концессии нужно регистрировать в том налоговом органе, где  владелец товарного знака был  зарегистрирован в качестве юридического лица. Если правообладателем является иностранная компания, то договор регистрируется налоговой инспекцией, зарегистрировавшей в качестве юридического лица российскую компанию — пользователя товарного знака (п. 1.2 Порядка регистрации договоров коммерческой концессии (субконцессии), утв. приказом МНС России от 20.12.02 № БГ-3-09/730).

Общие требования к договорам

Лицензионные  договоры, а также договоры об уступке  товарного знака и коммерческой концессии, предусматривающие передачу права на использование товарного знака, обязательно должны быть зарегистрированы в Роспатенте. В противном случае такие договоры признаются недействительными (постановления Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 15.04.03 № Ф04/1572-293/А03-2003 и Федерального арбитражного суда Московского округа от 30.12.02 № КГ-А40/8364-02).

При заключении всех указанных выше договоров необходимо помнить и об общих положениях гражданского законодательства. В частности, Федеральный арбитражный суд Московского округа в постановлении от 16.04.01 № А40-41450/00-15-413 признал недействительным лицензионный договор из-за того, что со стороны правообладателя его подписало неуполномоченное лицо.

Товарный знак и фирменное наименование

В заключение рассмотрим вопрос о том, как взаимосвязаны права на фирменное наименование и на товарный знак.

Право на фирменное наименование установлено  ст. 54 ГК РФ. Каждая коммерческая организация  должна иметь фирменное наименование. Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право на его использование. Фирменное наименование содержит указание на организационно-правовую форму (ООО, ЗАО) юридического лица, поэтому возможны ситуации, когда фирменные наименования компаний различаются только в части организационно-правовой формы.

Пример 9

ЗАО «Энергис» обратилось в суд с  иском к ООО «Энергис» с  требованием признать за собой исключительное право на использование своего фирменного наименования и изменить наименование «ООО «Энергис». Суд указал на то, что две компании обладают разными фирменными наименованиями, которые помимо слова «Энергис» содержат указание на их организационно-правовую форму (ЗАО и ООО), и потому признал право ответчика на фирменное наименование ООО «Энергис» (постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 01.10.01 № А28-2411/01-58/19).

Как упоминалось  выше, в качестве товарного знака  не может быть зарегистрировано обозначение, тождественное фирменному наименованию (его части) уже существующей компании в отношении однородных товаров. Однако верна и обратная ситуация: владелец товарного знака вправе предъявить претензии фирме с наименованием, схожим с охраняемым товарным знаком, правда, только в том случае, если эта фирма использует свое наименование в качестве товарного знака при производстве или продаже однородных товаров. В противном случае права владельца товарного знака не ущемляются, поскольку товарный знак призван отличать товары и услуги одного производителя от товаров и услуг другого, в то время как фирменное наименование индивидуализирует самого производителя товаров или услуг.

Пример 10

ЗАО «Элкаб» обратилось в суд с  требованием запретить ООО «Элкаб»  использовать товарный знак «Элкаб»  в рекламе, деловых отношениях, при реализации продукции. Однако ООО «Элкаб» заявило, что использовало не товарный знак, а право на фирменное наименование (то есть рекламировало не товар, а свою фирму). В связи с отсутствием доказательств об использовании товарного знака иск был отклонен (постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 29.09.2000 № Ф09-1427/2000-ГК).

Пример 11

Общественная  организация «Издательство «Сфера»  Российского теософского общества подала иск на ООО «Творческий  центр «Сфера» с требованием  прекратить использование словесного товарного знака «Сфера» при изготовлении и реализации печатной продукции. Суд выяснил, что ответчик в выходных данных изданных им книг указывал свое наименование как издателя — словосочетание «Творческий центр» и слово «Сфера». При этом слово «сфера» было написано другим шрифтом, не схожим с начертанием, используемым в зарегистрированном товарном знаке истца. К тому же истец не представил доказательств, подтверждающих, что обозначение «Сфера» использовалось именно на однородных товарах. В связи с этим иск был отклонен (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 24.01.02 № КГ-А40/6921-01).

Пример 12

ООО «МПК Атлант» обратилось в суд  с требованием к ООО «ПКФ «Атлант-Авто»  прекратить выполнение однородных услуг и распространение рекламы под товарным знаком «Атлант». Из материалов дела следует, что истец являлся владельцем товарного знака в виде пирамиды с окружностью внутри нее и со словесным обозначением «Атлант» внизу пирамиды, а также товарного знака только со словесным обозначением «Атлант» в отношении услуг по ремонту и техобслуживанию автомобилей и перевозке грузовым транспортом. Ответчик же использовал обозначение «Атлант» в газетной и телевизионной рекламе.

Суд отметил, что, указывая в рекламе  свое фирменное наименование, ответчик пользовался своим исключительным правом. Суд также пришел к выводу, что права истца не нарушаются, поскольку обозначение в виде фирменного наименования ответчика отличается от товарного знака истца, при этом были учтены заключения специалистов: филолога, патентного поверенного и антимонопольного управления (постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 04.07.2000 № Ф04/1647-354/А70-2000).

Таким образом, очень важно внимательно  подходить не только к созданию товарного знака, но и к его последующей регистрации и правовой защите. В этом случае плодами вашего успешного бизнеса не смогут воспользоваться недобросовестные конкуренты.

«Часто  споры по товарным знакам возникают  из-за невнимательности их владельцев»

Интервью  с управляющим партнером компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» (Москва) Андреем Гольцблатом  

— Какие споры по товарным знакам возникают наиболее часто и как они обычно разрешаются в суде?

— Чаще всего судебные споры связаны, конечно  же, с попытками сымитировать или  скопировать товарный знак. Разрешаются  такие споры по-разному. Иногда бывает достаточно направить нарушителю предупредительное письмо, после чего использование знака прекращается. Однако если спор касается умышленных подделок, то он может затянуться надолго. Кроме того, в последнее время участились случаи, когда использование известными компаниями «нетипичных» для них товарных знаков оспаривается недобросовестными лицами намеренно для получения денежной компенсации. Например, недавно разбиралось дело предпринимателя Калинина против компании «Пепси-Кола», которая в рекламной акции использовала товарный знак «На все 100». Компании «Пепси-Кола» удалось отстоять свои права, поскольку этот знак был зарегистрирован именно ею и пользовался правовой охраной в России.

Вообще  крупные и известные компании очень уязвимы, поскольку они  не могут ни исчезнуть, ни раствориться, ни «размыть» свои активы. К тому же новый Арбитражный процессуальный кодекс РФ позволяет немедленно исполнять решения суда первой инстанции. Поэтому если добросовестный владелец товарного знака проиграет дело в первой инстанции, то даже выиграв его в конечном итоге, вернуть свои деньги он все равно не сможет: у недобросовестных заявителей иска к тому времени может не быть ни активов, ни имущества. Получается, что новый АПК РФ создал дополнительные проблемы для добросовестных производителей.

— Какие еще законодательные пробелы существуют в области защиты товарных знаков?

— Я  бы не стал говорить о каких-то значительных пробелах. Последние изменения, внесенные  в Закон о товарных знаках⁸, в основном существенно усилили законодательную базу для их защиты. Хотя некоторые положения, наоборот, ослабили позицию владельцев товарных знаков. Например, срок аннулирования товарного знака при его неиспользовании сокращен с пяти до трех лет.

Главная же проблема заключается не в законодательстве, а в его применении, а также  в неквалифицированности судов. Дела, которые специалистам кажутся достаточно понятными и предсказуемыми, в судах порой вызывают длительное и сложное разбирательство с неожиданным результатом. Например, в случае с компанией «Пепси-Кола» дело рассматривалось целый год, хотя должно было разрешиться сразу. Истец основывал свой иск на лицензионном соглашении, которое не было зарегистрировано в Роспатенте, что является непременным условием. Однако вместо того, чтобы признать такое соглашение недействительным и отказать в иске, суд продолжал разбирательство до тех пор, пока Роспатент не отменил регистрацию товарного знака, которым пользовался истец.

— Были ли в Вашей практике споры по товарным знакам, связанные с налогообложением?

— Да. Такие  споры в основном касаются удержания налога с доходов иностранных организаций при выплате им вознаграждений по лицензионным договорам. По общему правилу в соответствии с российским законодательством платежи по лицензионному соглашению, перечисляемые за границу, облагаются налогом в России. Российская компания — лицензиат (приобретатель лицензии на использование товарного знака) является налоговым агентом и должна удержать налог с доходов иностранной фирмы и перечислить его в бюджет. Тем не менее практически со всеми развитыми странами заключены соглашения об избежании двойного налогообложения, согласно которым в России налог с доходов иностранной фирмы не удерживается. В суде нам не раз удавалось доказать, что в таких ситуациях должны применяться именно международные соглашения.

Есть также одна проблема, с которой некоторые компании могут столкнуться при отнесении лицензионных платежей на затраты для целей обложения налогом на прибыль. Лицензия на право использования товарного знака по общему смыслу предоставляется компании, производящей товары, а не фирме, которая только продает их, поскольку для перепродажи компания покупает у производителя товар с уже нанесенным товарным знаком. Таким образом, для того чтобы купить у владельца товарного знака продукцию, маркированную его знаком, лицензия не нужна, поскольку, продавая товар, владелец автоматически предоставляет право на его дальнейшее использование. Поэтому если фирма занимается только продажей товаров, но при этом осуществляет платежи по лицензионному договору за использование товарного знака, возникает вопрос об экономической обоснованности таких платежей. Напомню, что расходы уменьшают налогооблагаемую прибыль, только если они документально подтверждены и экономически обоснованы. В данном же случае непонятно, зачем уплачиваются лицензионные платежи, если компания и так может использовать товарный знак при покупке (в том числе импорте) и продаже товаров?

Для того чтобы такие платежи можно  было относить на затраты, учитываемые  для целей налогообложения, мы рекомендуем  вместо лицензионного договора заключать договор коммерческой концессии. Его предметом может быть передача не товарного знака, а уникальной технологии (способа) распространения продукции и другой информации, являющейся коммерческой тайной, например результатов маркетингового исследования рынка и т. д. В отличие от лицензионного соглашения договор коммерческой концессии очень гибкий: он позволяет передавать широкий спектр прав и может быть адаптирован под правила налогообложения.

— Возникают ли проблемы с учетом для целей налогообложения расходов по рекламе товарного знака?

— В  нашей практике был спор, когда  налоговая инспекция не принимала  рекламные расходы фирмы, продававшей  товар не конечным потребителям, а  дистрибьюторам. Налоговики считали, что  компания неправомерно уменьшала налоговую базу по налогу на прибыль на сумму затрат на рекламу, проведенную в пользу третьих лиц (дистрибьюторов). По мнению инспекции, поскольку реклама направлена на конечного потребителя, она не может быть включена в расходы у фирмы, которая не продает товары в розницу. Однако в суде мы доказали, что продвижение товара его производителем предусмотрено соглашениями, которые заключены с дистрибьюторами, что позволяет включать рекламу в затраты, учитываемые для целей налогообложения. Таким образом, подобные расходы можно предусмотреть в договорах любой компании, через которую проходит товар. Это будет доказывать их экономическую обоснованность.