Відповідальність за порушення патентних прав в Україні

 яка використовує запатентований  винахід, корисну модель чи  промисловий зразок всупереч  чинному законодавству, вважається порушником патентних прав. Конкретні види порушень цих прав вказані у ст. 28 і 20 названих законів. Вони включають: несанкціоноване виготовлення, застосування, ввезення, пропозицію до продажу, продаж та інше введення в цивільний оборот чи збереження з цією метою виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу, корисної моделі чи промислового зразка, а також застосування способу, що охороняється патентом на винахід, або введення в цивільний оборот чи збереження з цією метою виробу, виготовленого безпосередньо способом, що охороняється патентом на винахід. Зазначимо, що в законі вказані найбільш типові види порушень патентних прав. Ними не вичерпуються всі можливі випадки несанкціонованого введення в цивільний оборот запатентованих винаходів, корисних моделей чи промислових зразків.

 З огляду на прийнятий в багатьох країнах поділ порушень патентних прав на прямі і непрямі всі перераховані порушення належать до прямих. В українському законодавстві нічого не говориться про те, чи утворить непряме порушення патентних прав втручання у виключну сферу патентоволодільця, наприклад, постачання комплектуючих матеріалів, призначених для використання запатентованих винаходів, корисних моделей чи промислових зразків. Виходячи із духу законодавства, можна зробити висновок, що порушеннями патентних прав повинні визнаватися будь-які дії, які мають на меті несанкціоноване введення в цивільний оборот запатентованих винаходів, корисних моделей чи промислових зразків.

 Патентні права можуть  бути порушені як у межах укладених ліцензійних договорів, так і поза ними. Порушення умов ліцензійного договору може полягати у виході ліцензіата за межі наданих йому за договором прав або в невиконанні чи неналежному виконанні своїх обов'язків.

 Позадоговірне порушення  патентних прав має місце за  будь-якого несанкціонованого використання  запатентованих винаходів, корисних  моделей чи промислових зразків  іншими особами, крім встановлених  законом випадків вільного використання чужих об'єктів прав інтелектуальної власності. Обов'язок доказування факту порушення патентних прав покладається на патен-товолодільця. Вирішальне значення при цьому мають встановлення чітких меж дії патентних прав і доказ того, що вони порушені конкретним відповідачем.

 Обсяг патентних прав  визначається формулою винаходу, корисної моделі чи сукупністю  суттєвих ознак промислового  зразка, відображених на фотографіях промислового виробу (макета, малюнка). Патентні права на винахід чи корисну модель будуть, зокрема, порушеними, якщо у виробленому продукті чи застосованому способі використані всі ознаки винаходу або корисної моделі, що включені до незалежного пункту формули винаходу чи корисної моделі, або еквівалентні їм ознаки. Наявність в об'єкті техніки чи технологій ознак, що містяться в залежних пунктах формули, для встановлення факту використання винаходу або корисної моделі значення не має.

 Нерідко порушники  патентних прав, бажаючи замаскувати  свої протиправні дії, вносять  деякі зовнішні зміни в запозичені  винаходи, корисні моделі чи промислові  зразки, зокрема, роблять заміну  одних ознак іншими. Якщо така  заміна не привносить у зазначений  об'єкт техніки чи технологій  нічого суттєво нового, це не перешкоджає визнанню патентних прав порушеними.

 Якщо факт порушення  патентних прав доведений, патентоволоділець  вправі застосувати до порушника  передбачені законом цивільно-правові  санкції або, що те саме, скористатися  тим чи іншим способом захисту  своїх порушених прав.

 Як установити факт  використання запатентованого рішення? На практиці це досягається шляхом простого порівняння ознак незалежного пункту формули винаходу, корисної моделі чи переліку істотних ознак промислового зразка з ознаками продукту, чи способу виробу, що, як передбачається, порушують права патентовласника. Якщо всі ознаки незалежного пункту формули (переліку істотних ознак) використані в продукті, чи способі виробництва, визнається факт використання запатентованого рішення. Якщо хоча б одна з ознак незалежного пункту чи формули переліку не використаний у продукті, чи способі виробництва, запатентований рішення вважається невикористаним. Варто особливо звернути увагу, що за основу для порівняння беруться відповідні ознаки формули (перелік) запатентованого об'єкта, а не ознаки реального продукту чи способу виробу. Такий продукт (спосіб, ... виріб) може мати безліч інших фактичних ознак, однак для цілей установлення факту використання запатентованого рішення істотна тільки та їхня частина, що торкається охоронюваної сукупності ознак незалежного пункту формули (переліку). Також варто звернути увагу на те, що ознаки залежних пунктів при порівнянні прямо не розглядаються.

 Які «пільги» по використанню запатентованих рішень установлюють ст. 22 і 23 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” та ст. 30 та 31 ЗУ “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”? Положення зазначених статей поширюються на дії, що не несуть у собі потенційної погрози комерційним інтересам патентовласника, не мають ознак несумлінної конкуренції чи спрямовані на одноразове задоволення невідкладних суспільних потреб. Цілком розумно і справедливо, що дані дії виключені законодавцем з переліку порушень виключних прав власника патенту.

 Зокрема, п. 2 статті 22 Закону  України “Про охорону прав  на промислові зразки” та ст. 31 ЗУ “Про охорону прав на  винаходи і корисні моделі”  допускається:

 •    використання  запатентованого об'єкта для проведення  наукового чи дослідження експерименту над цим об'єктом;

 •    використання  для особистих, сімейних чи  домашніх нестатків, не зв'язаних  з підприємницькою діяльністю і не спрямованих на витяг прибутку;

 •    використання  при ліквідації надзвичайних ситуацій з наступною виплатою патентовласнику розмірної компенсації;

 •    разове виготовлення  лік в аптеках по рецептах лікарів;

 •    застосування  чи продукту виробу, у якому  використовується запатентоване  рішення (винахід, корисна модель, промисловий зразок) у конструкції, допоміжному чи устаткуванні при експлуатації транспортних засобів іноземних держав, чи випадково тимчасово знаходяться на території України, за умови, що чи продукт виріб використовуються винятково для нестатків транспортного засобу й іноземна держава, якій належить (у який зареєстроване) даний транспортний засіб, надає такі ж пільги для транспортних засобів, зареєстрованих в Україні.

 Крім того, статтею  22 Закону України “Про охорону  прав на промислові зразки”  також допускається використання  в цивільному обороті чи продукту  виробу, виготовленого з використанням  запатентованого рішення, але раніше введеного в цивільний оборот самим чи патентовласником іншою особою з його дозволу. Іншими словами, продукт чи вироб може вільно звертатися на ринку (перепродуватися, передаватися в оренду, лізинг і т.д.), якщо первинне введення в цивільний оборот (наприклад, перший продаж) було здійснено із санкції патентовласника.

 Пунктом 1 статті 22 Закону  України “Про охорону прав  на промислові зразки” визначає  право ранішекористування, що означає, що будь-яка особа, що до дати пріоритету запатентованого об'єкта сумлінно використовувала на території України створене незалежно від його автора тотожне рішення чи зробила необхідні до цього готування, зберігає право на подальше його безоплатне використання без розширення обсягу такого використання. Право ранішекористування може бути передано іншій особі тільки разом з виробництвом, на якому мало місце використання тотожного рішення чи були зроблені необхідні до цього готування. Важливо ще раз підкреслити, що для виникнення права ранішекористування тотожне рішення повинне бути створене незалежно від автора (авторів) запатентованого об'єкта. Якщо буде доведено, що третя особа створила своє рішення, одержавши яким-небудь чином інформацію від авторів патенту, положення статті 22 Закону незастосовні. Природно, що при виникненні сумнівів в обґрунтованості права ранішекористування тягар доказу лягає в основному на патентовласника. Не менш важливо, що Стаття 22 не допускає розширення бізнесу по виробництву/поширенню продуктів (виробів), що використовують запатентований об'єкт, а також передачу права ранішекористування іншим особам, крім як разом із усім виробництвом.

 Стаття 30 ЗУ “Про охорону  прав на винаходи і корисні  моделі” визначає право післякористування яке виникає внаслідок тимчасового припинення дії патенту на охоронюване рішення (зокрема, у зв'язку з несплатою річного збору за підтримку патенту в силі). Будь-яка особа, що у період між датою припинення дії патенту (остання дата сплати відповідного річного збору) і датою публікації в офіційному бюлетені Укрпатента зведень про відновлення дії цього патенту початок використання запатентованого об'єкта або зробило в зазначений період необхідні до цього готування, ... зберігає право на подальше його безоплатне використання без розширення обсягу такого використання. Варто мати на увазі, що в даному випадку датою, з яким у третьої особи може виникнути право післякористування, є остання дата, на яку річний збір може бути сплачений в стандартному розмірі, без штрафу за прострочення платежу. Після цієї дати патентовласник може скористатися шестимісячним пільговим терміном для сплати даного річного збору, але при цьому патент вважається втратившим свою дію, і третя особа має право на використання запатентованого рішення. Після відновлення дії патенту особа, що придбала право післякористування, може і далі використовувати запатентоване рішення без виплати компенсацій патентовласнику, але не перевищуючи обсяг використання, досягнутий до моменту відновлення дії патенту.

 Як було показано  вище, для установлення факту  порушення необхідно і досить  одночасне виконання двох умов:

1.    Запатентоване  рішення використане в продукті, способі, виробі.

2.    Таке використання  не підпадає під дію статей 21, 22 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” та ст. 30 та 31 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”.

 Як було відзначено  вище, для з'ясування, використаний  запатентований об'єкт у продукті, способі, виробі, чи не використаний, застосовують порівняльний аналіз, після чого роблять висновок про використання чи невикористанні об'єкта. Якщо запатентований об'єкт використаний, перевіряють, чи не підпадає таке використання під дію вказаних вище статей. Якщо не підпадає, то виникають підстави для визнання факту порушення виключних прав патентовласника. На практиці другий етап - уточнення обставин використання запатентованого рішення - може виявитися значно більш трудомістким, ніж перший етап – проведення порівняльного аналізу.

 Якщо продукт чи  виріб, у якому використане  запатентоване рішення, відкрито звертається на ринку, потрібно зробити контрольну закупівлю і, провівши порівняльний аналіз і зібравши всі документи по купівлі-продажу, тільки тоді звертатися з претензією до порушника. Розуміється при цьому необхідно чітко представляти собі, хто саме поставляє на ринок нелегальний продукт і є метою переслідування. Ситуація ускладнюється, якщо мова йде про вузькоспеціалізовану промислову продукцію, що має обмежене коло споживачів у конкретній галузі. У таких ситуаціях, коли відкритого ринку продукції власне кажучи немає, і усе зважується на основі двосторонніх домовленостей між постачальником і споживачем, можна навіть не відразу одержати інформацію про тотожний продукт, що пропонує клієнтам конкурент патентовласника. Проте, якщо така інформація надходить від одного зі споживачів, патентовласники, як правило, йдуть на всілякі хитрування для того, щоб усе-таки зробити контрольну закупівлю від імені знайомих чи споживачів просто через «підставну» компанію і проаналізувати продукт на предмет тотожності. Зрозуміло, контрольна закупівля виправдує себе, якщо мова йде про устаткування з якоюсь розумною вартістю (межі розумного, звичайно, кожний установлює для себе сам). А якщо мова йде про продукцію вартістю кілька сот тисяч доларів, і патентовласник не хочете платити такі гроші за дуже сумнівне задоволення переконатися в порушенні своїх прав? У цьому випадку треба хоча б одержати комерційну пропозицію з наскільки можливо докладним описом конкурентного продукту, по якому можна було б провести порівняльний аналіз, і далі звертатися з претензією.

 Зустрічаються також  випадки, коли виробляються одиничні  екземпляри продукції, що надалі  використовуються або усередині  підприємства, або передаються стороннім організаціям для використання в деякому технологічному ланцюжку, на виході якої виходить товар, реалізований на ринку. При цьому на претензії патентовласник можете одержати відповідь, у якій його відсилають до положень описаних вище “льготних” статей в частині, що стосується проведення експерименту над запатентованим засобом. Той самий одиничний екземпляр, про який довідався патентовласник, може бути названий експериментальним, а його використання в технологічному ланцюжку конкурента чи сторонньої організації – іспитом, який необхідно для перевірки його технічних характеристик, продуктивності і т.д. і т.п.

 Відповідь може бути  складено дуже переконливо, але  в даному випадку правий з  великою часткою впевненості  може бути саме патентовласник. Хоча дане – відзначимо, ... дуже непросте - питання докладно не розкрите в законодавстві, а судова практика досить убога. Проведення наукового дослідження чи експерименту над запатентованим засобом, настільки необхідне для розвитку науково-технічного прогресу, не порушує виключних прав лише в тому випадку, якщо це дослідження (цей експеримент) має винятково пізнавальні (дослідницькі) мети, ніяк не сполучено з уведенням цього засобу в цивільний оборот і не проводиться в рамках підприємницької діяльності, основною метою якої є, як відомо, витяг прибутку. Використання нелегальної продукції юридичною особою у власному технологічному ланцюжку спричиняє фактичне придбання права власності на майно, у якому незаконно використані результати чужої інтелектуальної праці, з подальшим використанням цього майна з метою одержання доходу, що дуже важко пояснити винятково спрагою пізнання. Передача ж даного майна у використання сторонній організації сприяє придбанню нею права користування майном з метою одержання доходу, що зовсім вже очевидним образом суперечить забороні на несанкціоноване введення запатентованого засобу в цивільний оборот.

ІІІ. Відповідальність за порушення  патентних прав.

3.1 Цивільно-правова відповідальність  за порушення патентних прав

 Відповідальність за  порушення патенту - один з  видів цивільно-правової, деліктної  відповідальності. Підставою її настання є саме правопорушення як юридичний факт. До умов деліктної відповідальності відносяться: заподіяння шкоди, протиправність поводження деліквента, наявність причинного зв'язку між протиправним поводженням і заподіяною шкодою, провина правопорушника. При покладанні відповідальності на порушника патенту всі ці умови повинні бути присутнімит. За порушення патенту в законодавстві України про інтелектуальну власність передбачені міри цивільно-правової відповідальності: вимога припинення порушення (заборона правопорушення) і відшкодування заподіяних збитків. На жаль, законодавець не пішов по шляху розширення переліку цивільно-правових мір відповідальності, як це прийнято у світовій патентній практиці (наприклад, накладення арешту на об'єкти, що порушують патент, їхня конфіскація й ін.).