Понятие "Ноу-хау"

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………2

ПОНЯТИЕ «НОУ-ХАУ»…………………………………………………..4

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ДОГОВОРА

 ПЕРЕДАЧИ  НОУ-ХАУ……………………………..……………….……5

ПРЕДЛИЦЕНЗИОННЫЙ  ДОГОВОР……………………………………6

ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВОВАНИЕ  УСЛОВИЯ ДОГОВОРА………….8

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ НОУ-ХАУ………………….9

НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  ПЕРЕДАЧИ НОУ-ХАУ…………….11

     Налог на прибыль…………………………………………………….11

      НДС……………………………………………………………………13

      Налог на имущество…………………………………………………..14

      Мнение налоговой службы…………………………………………..14

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………...16

ЛИТЕРАТУРА…………………………………………………………….17 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ

     Стремясь к экономическому росту, мировое сообщество провозгласило третье тысячелетие эпохой интеллектуальной собственности. Усиленное внимание современных государств к инновационной деятельности связано с тем, что наукоемкий продукт становится определяющим фактором экономического развития в XXI веке. Новая экономика основывается на знаниях, а не на расширяющемся потреблении невосполнимых природных ресурсов. Это значит, что основным капиталом любого предприятия является интеллектуальная собственность - ноу-хау, а не материальные активы и традиционные ресурсы.  
     Участие России во Всемирной торговой организации (ВТО) обусловлено соблюдением ряда условий, в том числе и соответствия уровня правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности требованиям, содержащимся в Соглашении о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). При этом Россия отнесена к группе государств приоритетного наблюдения в сфере интеллектуальной собственности.  
К "белым пятнам" в российском законодательстве относится и регулирование договорных отношение при передаче ноу-хау. В России нет серьезной практики передачи ноу-хау на договорных началах, однако можно предполагать, что такая практика должна возникнуть в самом скором времени в условиях глобализации мировой экономики. К тому же давно ожидаемое принятие четвертой части ГК РФ должно способствовать если не широкому распространению договорных отношений по передаче прав на ноу-хау, то хотя бы единообразному их пониманию.  
      Впервые термин "know-how" ("знать как") был применен в американской судебной практике в 1916 г. в деле "Дузэнд Браун" и стал использоваться в правовой литературе большинства стран.  
     До сих пор не существует официально признанного определения "ноу-хау" ни в международном, ни в национальном законодательстве. Это связано со значительными трудностями в формулировании определения "ноу-хау", которое, с одной стороны, удовлетворяло бы всем предъявленным к нему требованиям, а с другой - было бы доступным и достаточно понятным для всех пользователей.   Разработчик может защитить свою идею, технологию или техническую разработку, не патентуя ее, а заключив договор о передаче ноу-хау. Однако следует отметить, что к ноу-хау неприменимы типовые договоры и стандартные приемы правовой охраны. Поэтому очень важно грамотно составить договор о передаче ноу-хау, а также учесть, какие налоговые последствия повлечет заключение такого договора.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОНЯТИЕ «НОУ-ХАУ»

    Согласно статье 151 Основ гражданского законодательства ноу-хау — это техническая, организационная или коммерческая информация, составляющая секрет производства. В ГК РФ понятие «ноу-хау» отсутствует, но используется более широкое по смыслу определение «коммерческая тайна»      

     Поскольку критерии отнесения информации к коммерческой тайне и к ноу-хау одинаковы, то нормы законодательства в отношении коммерческой тайны распространяются и на ноу-хау. Таким образом, права обладателя ноу-хау защищаются до тех пор, пока выполняются три условия:

• информация имеет коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам;
• к информации нет доступа на законном основании;
• обладатель информации принимает меры по охране ее конфиденциальности.

      В российской практике под ноу-хау чаще всего подразумевают информацию научно-исследовательского, опытно-конструкторского, коммерческого и финансового характера.

      Ноу-хау часто относят к объектам исключительных прав (авторских, смежных, патентных). Однако следует отметить, что ноу-хау является особым объектом гражданских прав: если третьи лица приобрели ноу-хау законным путем, то для них никакое исключительное право не действует. Иными словами, право на ноу-хау нарушают лишь те лица, которые или получили соответствующую конфиденциальную информацию незаконными методами, или в нарушение положений о конфиденциальности разгласили ноу-хау, ставшее им известным в силу договора, заключенного с его обладателем.

    Особенностью ноу-хау также является то, что его оформление не требует процедурных формальностей, например регистрации. Срок охраны ноу-хау не ограничен и определяется временем существования режима конфиденциальности, который устанавливается в договоре о передаче ноу-хау. Рассмотрим подробнее, какими правовыми нормами регулируется договор на передачу ноу-хау, а также особенности его заключения.

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ДОГОВОРА О ПЕРЕДАЧИ НОУ-ХАУ

    Поскольку в ГК РФ договор о передаче ноу-хау не упоминается, то при его заключении можно руководствоваться нормами законодательства о лицензионных, авторских и других договорах, регулирующих отношения по передаче прав использования объектов интеллектуальной собственности².

Договор о передаче ноу-хау относят к  договорам лицензионного типа (беспатентным лицензиям), поскольку необходимым элементом такого договора является разрешение (лицензия) на использование ноу-хау.

     Эта позиция отражается в нормативных актах, а также в судебных решениях. В частности, в письме Минфина России от 20.01.98 № 16-00-17-10 указывается, что ноу-хау передается по лицензии. Кроме того, в постановлении ВАС РФ от 01.07.96 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» говорится, что вкладом в имущество хозяйственного товарищества или общества может быть право пользования объектом интеллектуальной собственности или ноу-хау, передаваемое в соответствии с лицензионным договором, который должен быть зарегистрирован в порядке, предусмотренном законодательством. Поэтому договоры о передаче ноу-хау традиционно именуются лицензионными, а его участники — обладатель и приобретатель ноу-хау — соответственно лицензиаром и лицензиатом.

     Ноу-хау может передаваться как по договору о его передаче, так и в рамках патентно-лицензионных договоров, договоров коммерческой концессии (гл. 54 ГК РФ). Следует отметить, что договор о передаче ноу-хау не подлежит регистрации в Российском агентстве по патентам и товарным знакам (Роспатенте). Однако если ноу-хау передается в рамках патентно-лицензионного договора или договора коммерческой концессии, то указанный договор должен быть зарегистрирован в Роспатенте. Если это требование не соблюдено, то договор считается недействительным.

    Кроме того, передача ноу-хау может оформляться договором строительного подряда (§ 3 гл. 37 ГК РФ) или договором на выполнение проектных и изыскательских работ (§ 4 гл. 37 ГК РФ) в тех случаях, когда выполнение работ по этим договорам предполагает обладание соответствующей конфиденциальной информацией.

      При подготовке и заключении договора о передаче ноу-хау весьма важен первый этап: переговоры, согласования, обмен информацией. На этом этапе заключение договора нередко представляется проблематичным, что объясняется спецификой данного объекта гражданских прав.

ПРЕДЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

      На этапе переговоров потенциальный лицензиат имеет только общее представление о содержании ноу-хау, планируемого к передаче, и хочет ознакомиться с ним подробнее. Обладатель же ноу-хау заинтересован в защите своих прав на тот случай, если лицензиат, предварительно ознакомившись с конфиденциальной информацией, начнет извлекать из нее коммерческую выгоду без привлечения лицензиара или раскроет такую информацию третьим лицам. Эту проблему можно решить путем заключения одного из двух предлицензионных договоров — о конфиденциальности или опционного.

     Договор о конфиденциальности возлагает на лицензиата обязанность сохранять конфиденциальность полученной информации, в частности сообщать ее только тем специалистам, которым она необходима для выполнения работы. При этом предполагается, что соответствующие работники должны подписать обязательство о неразглашении.

     Договор о конфиденциальности, как правило, предусматривает передачу информации на определенный срок. В интересах лицензиара включить в договор условие о сохранении конфиденциальности и по истечении срока действия договора. Это защитит права лицензиара в случае, если договор о передаче ноу-хау так и не будет заключен.

     Предметом опционного договора является обязательство сторон заключить в будущем договор о передаче ноу-хау. Подписывая этот контракт, обладатель ноу-хау получает гарантию, что договор о его передаче будет заключен, а лицензиат получает возможность осуществить испытания мелкосерийного образца соответствующей продукции и таким образом оценить ноу-хау.

      Согласно опционному договору приобретатель ноу-хау должен произвести одноразовый платеж обладателю информации за передачу ноу-хау на испытание. При этом стороны должны оговорить, что такая передача не дает права использовать ноу-хау каким-либо иным образом, помимо испытаний. В договоре также предусматривается, что если по окончании испытания ноу-хау стороны не заключат договор о его передаче, то потенциальный покупатель не имеет права разглашать, передавать третьим лицам и использовать полученные от обладателя ноу-хау сведения. При этом если покупатель ноу-хау отказывается от заключения договора, то сумма, уплаченная им продавцу, не возвращается. Если стороны по итогам заключенного предлицензионного договора не теряют интереса к сделке, то подписывается договор о передаче ноу-хау, а внесенная покупателем сумма пойдет в счет будущих платежей по нему.

ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЙ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

      Предметом договора о передаче ноу-хау является не уступка (передача) прав на использование ноу-хау, а передача самой информации. Как правило, она передается в форме документов (технических описаний, методик, формул). Возможна также передача опытных образцов изделий.

       Как и любой гражданско-правовой договор, документ о передаче ноу-хау должен включать существенные условия. Основные положения, на которые необходимо обратить внимание при заключении договора ноу-хау, приведены в табл. 1.

    При составлении договора о передаче ноу-хау важно решить, сохраняет ли лицензиар право использовать ноу-хау самостоятельно. На практике в большинстве случаев это допускается.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ НОУ-ХАУ

     Финансовые условия передачи ноу-хау не являются существенными, то есть их отсутствие в договоре не влечет его недействительности. Однако если цена не может быть установлена из содержания договора, то его исполнение оплачивается по цене, которая обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги при сравнимых обстоятельствах (п. 3 ст. 424 ГК РФ). Поскольку на практике установить аналогичную цену на новое изобретение сложно, то желаемую цену лучше указать непосредственно в договоре.

     Заключая договор о передаче ноу-хау, стороны могут по своему выбору установить цену как в форме паушального платежа (единовременной твердой суммы) или периодических платежей (роялти), так и комбинации паушального платежа и роялти, выплачиваемых лицензиатом. Размер паушального платежа может определяться, например, исходя из прогнозируемого за период действия договора дохода лицензиата или фактических издержек лицензиара, связанных с разработкой и правовой защитой ноу-хау.

     В качестве базы для определения роялти можно установить стоимость чистых продаж лицензионной продукции, себестоимость лицензионной продукции или валовой объем реализации лицензионной продукции.

      Ставка роялти колеблется, как правило, в пределах 1—12%, а наиболее часто устанавливается в диапазоне 2—6%. Для некоторых отраслей существуют шкалы ставок среднестатистических рыночных роялти (см. табл. 2).

      При установлении порядка выплаты за использование ноу-хау в договоре рекомендуется указать, что покупатель ноу-хау оплачивает его стоимость только после получения от продавца информации и документации, необходимых для использования ноу-хау. В частности, в арбитражной практике есть пример, когда суд признал необоснованным отказ компании — покупателя ноу-хау вносить паушальный платеж из-за того, что компания, продающая информацию, не выполнила свои обязательства по передаче документации для производства продукции. Решение суда основывалось на факте, что в лицензионном договоре о передаче ноу-хау отсутствовало условие выплаты паушального платежа после передачи компанией-продавцом технической документации, необходимой для производства продукции по лицензии (постановление ФАС Московского округа от 26.05.03 № КГ-А41/3153-03).