Лицензионная  торговля (англ. license trade) - форма международной торговли технологией, включающая сделки с «ноу-хау», патентами и лицензиями на изобретения.

    Предметом лицензионной торговли являются лицензии на использование технологического опыта, изобретений, промышленных секретов, товарных знаков и др. т.д.

    Ноу-хау (англ. «know-how») - знания и практический опыт технического, коммерческого, управленческого, финансового и иного характера, которые представляют коммерческую ценность, применимы в производстве и профессиональной практике и не обеспечены патентной защитой. Ноу-хау включает в себя техническую документацию (чертежи, проекты, схемы, методики, инструкции и т.д.), образцы изделий, сведения коммерческого характера, данные об организации производства, подготовке персонала и использовании информации в производстве.

    Передача  на коммерческой основе, обмен, распространение  «ноу-хау» осуществляется, прежде всего, путем заключения лицензионных соглашений, предусматривающий не только передачу соответствующей документации, но также и подготовку персонала, участие специалистов в налаживании производства, оказание другой технической помощи импортеру.

    Продажу за границу лицензий на использование  изобретений, технических знаний, опыта, а также товарных знаков принято  называть заграничным лицензированием.

    В современных условиях в развитых странах практически все изобретения  и новые товары патентуются. Патентные  лицензии, т.е. разрешения на передачу прав использования патентов без  соответствующего «ноу-хау», играют относительно скромную роль в лицензионной торговле. Это объясняется необходимостью проведения дополнительных НИОКР и расходов на внедрение, оптимизацией технологического процесса, а также риском, что данное изобретение окажется экономически нерентабельным и технологически неприемлемым.

    Наибольшее распространение в международной торговле получили лицензионные соглашения, предусматривающие комплексную передачу одного или нескольких патентов и связанного с ними «ноу-хау».

    Основные понятия  и принципы лицензионной торговли

    Основные понятия

    Лицензиар (англ. lisenser) - юридическое лицо, собственник изобретения, патента, технологических знаний и пр., выдающий своему контрагенту (лицензиату) лицензию на использование своих прав в определенных пределах.

    Лицензиат (англ. lisensee) - юридическое лицо, приобретающее у собственника изобретений, патентов, производственных и коммерческих знаний и пр. (лицензиара) лицензию на право их использования в определенных пределах.

    Лицензия - разрешение лицензиара на использование  принадлежащих ему прав промышленной собственности (на изобретение, промышленный образец, товарный знак, «ноу-хау»), выдаваемое другому лицу (лицензиату) на определенных условиях. Эти условия (срок, объемы, вознаграждение) составляют содержание заключаемого ими лицензионного соглашения.

    По  характеру и объему прав на использование технологии, предоставляемой соглашением лицензиату, различают неисключительные (простые), исключительные и полные лицензии. Неисключительная лицензия дает лицензиару право самостоятельного использования лицензии и выдачи аналогичных лицензий любым заинтересованным лицам. Исключительная лицензия предусматривает монопольное право лицензиата использовать изобретение или секрет производства на данной территории, при этом лицензиар отказывается от самостоятельного использования лицензии и ее продажи. Полная лицензия предоставляет лицензиату исключительное право на ее использование в течение всего срока действия лицензионного соглашения.

    Лицензионное  соглашение - соглашение о передаче прав на использование лицензий, «ноу-хау», товарных знаков и др.

    Лицензионное  соглашение может предусматривать  передачу патентной лицензии; комплексную  передачу нескольких патентов и связанного с ними «ноу-хау»; растет также число лицензионных соглашений на использование «ноу-хау» без патентов на изобретение. Лицензионные соглашения последних двух типов предусматривают помимо передачи технических знаний оказание лицензиаром (владельцем патента) сопутствующих инжиниринговых услуг по организации лицензионного производства, а также соответствующие поставки оборудования, исходного сырья, отдельных узлов и т.п.

    Лицензионные  соглашения различаются в зависимости  от того:

    разрешают они экспорт лицензионной продукции, полностью исключают его или  частично ограничивают;

    наличием  или отсутствием в них обязательства лицензиара в течение срока действия соглашения предоставлять лицензиату (покупателю лицензии) информацию о новых усовершенствованиях лицензионной техники;

    по  способу передачи технологии, т.е. лицензия предоставляется независимо или  одновременно с заключением контракта на строительство объекта, поставку комплектного оборудования и оказание инжиниринговых услуг (самостоятельные или сопутствующие лицензионные соглашения).

    Лицензионный  договор - договор, по которому одна сторона (лицензиар) предоставляет право на использование изобретения или иного технического достижения (лицензию), а другая сторона (лицензиат) выплачивает за это определенное вознаграждение.

    Объектом  лицензионного договора являются технические  решения, признаваемые изобретениями  по закону страны, гражданином которой является приобретатель лицензии; ими могут быть также иные технические достижения, в т.ч. секреты производства, «ноу-хау» и т.п.

    Условия лицензионного договора могут устанавливать:

    территорию  применения лицензии (часть государства, одно или несколько государств),

    форму использования объекта лицензии (производство изделий и (или) их продажа, применение технологии и т.д.),

    его объем в количественном отношении,

    срок  применения (обычно от пяти до десяти лет) и т.д.

      В лицензионный договор включаются  также условия для передачи приобретателю лицензии технической документации, оказания ему технической помощи путем посылки и приема специалистов, о поставке образцов машин и оборудования, взаимной информации сторон о внесенных в объект технических усовершенствованиях, об участии сторон в защите прав владельца лицензии против нарушения этих прав третьими лицами, о порядке разрешения споров по лицензионному договору и др. В лицензионном договоре устанавливается также размер лицензионного вознаграждения, порядок его определения и выплаты.

    Лицензионное  вознаграждение - возмещение за предоставление прав на использование лицензий, «ноу-хау» и др., являющихся предметом лицензионного соглашения.

    На  практике используют несколько видов  расчетов за лицензии:

    периодические процентные отчисления («роялти») от стоимости производимой и продаваемой лицензионной продукции;

    одноразовые вознаграждения («паушальные платежи») - определенная твердо зафиксированная в соглашениях сумма лицензионного вознаграждения, устанавливаемая исходя из оценок возможного экономического эффекта и ожидаемых прибылей лицензиата на основе использования лицензии. ⁶

 

4. Франчайзинг в международной торговле

     

    В силу того, что договор франчайзинга применяется в различных сферах и имеет много разновидностей, некоторые виды франчайзинговых договоров имеют много общих черт с иными видами обязательств.

    Наиболее  близкими к договору франчайзинга являются лицензионные договоры, то есть договоры по передаче права пользования на интеллектуальную собственность. Основное отличие между ними заключается в том, что целью договора франчайзинга всегда является создание новых предпринимательских комплексов. Лицензионные же договоры направлены исключительно на использование отдельных объектов интеллектуальной собственности вне зависимости от цели такого использования. Кроме того, предмет договора франчайзинга не ограничивается передачей объектов интеллектуальной собственности в пользование и включает в себя также элементы договора на возмездное оказание услуг, товарищеского договора и даже договора купли-продажи. В отличие от обычного лицензионного договора, при франчайзинге франчайзи во взаимоотношениях с потребителями фактически идентичен франчайзеру.

    Договор сбытового франчайзинга иногда сравнивают и с договором об исключительной продаже товаров или применительно к международной купле-продаже товаров, договором об исключительном импорте. Договор об исключительной продаже товаров предусматривает юридическую самостоятельность дистрибьютора при реализации товаров, получение дистрибьютором в пользование определенных промышленных прав. Кроме того, договор об исключительной продаже товаров предусматривает также наличие одностороннего или двустороннего «условия об исключительности» (то есть невозможности либо для дистрибьютора реализовывать иные товары, либо для основного продавца реализовывать товары иному лицу на «территории» договора, либо обязанность сторон по соблюдению условий об «исключительности»).

    Основной  целью предпринимательского договора управления является установление контроля одного лица над органами управления другого лица. При этом данные лица, в отличие от сторон договора франчайзинга, могут осуществлять различную деятельность, как, например, в случае установления банком контроля над органами управления строительного предприятия.

    Договор франчайзинга в случае выплаты франчайзеру вознаграждения в виде фиксированного разового платежа фактически может быть воспринят близким к договору купли-продажи (например, в случае покупки завода по производству какой-либо продукции). В обоих случаях за передачу сходного объекта гражданских прав следует произвести денежный платеж. Однако юридически разница между двумя этими сделками достаточно велика. Во-первых, предметом договора купли-продажи являются вещи, предметом договора франчайзинга могут являться вещи, однако прежде всего передается право на пользование объектами интеллектуальной собственности. Во-вторых, по договору куплипродажи всегда имеет место отчуждение объекта договора. По договору франчайзинга имущество (вещи) также может отчуждаться, однако права на интеллектуальную собственность, несмотря на передачу прав на ее использование другому субъекту, сохраняются за франчайзером и т. д.

    Объектом  договора международного франчайзинга является передача права на использование  «делового комплекса» за плату с выполнением иных обязанностей со стороны франчайзи.

    При этом «деловой комплекс», передаваемый франчайзером франчайзи, состоит из прав на пользование объектами интеллектуальной собственности франчайзера и дополнительных обязательств франчайзера по отношению к франчайзи.

    Комплекс  исключительных прав, передаваемых по договору международного франчайзинга, может включать как защищенные правом, так и не защищенные правом объекты  интеллектуальной собственности, в  частности:

    - фирменное наименование;

    - товарный знак или знак обслуживания;

    - защищенные патентом изобретения, полезные модели и промышленные образцы;

    - объекты, защищаемые с помощью средств охраны авторских прав;

    - незащищенные с помощью патента или регистрации коммерческие обозначения франчайзера;

    - коммерческая тайна или «ноу-хау».

    В силу того что разные объекты интеллектуальной собственности, передаваемые по договору международного франчайзинга, имеют  различную охраноспособность, следует  различать и присущие им способы  их защиты. Так, при передаче права на использования фирменного наименования следует помнить о том, что, в соответствии со статьей 8 Парижской Конвенции об охране промышленной собственности, охрана фирменных наименований во всех государствах участниках конвенции осуществляется без регистрации. Что же касается передачи права на использование товарного знака, то, в соответствии со статьей 6 указанной конвенции, защита данного права осуществляется лишь в случае регистрации товарного знака в государстве франчайзи.

    То  же самое касается права на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца. Кроме того, национальное законодательство некоторых государств устанавливает обязательность регистрации договоров по передаче прав на пользование объектами интеллектуальной собственности.

    Некоторые права, передаваемые по договору франчайзинга, могут защищаться с помощью средств  защиты, установленных для авторских  прав.

    Наряду с охраняемыми правами предметом договора международного франчайзинга могут быть и неохраняемые объекты интеллектуальной собственности, например, коммерческая тайна (торговый секрет, «ноу-хау»), а также информация (коммерческий опыт) и т. д. Основная проблема защиты подобной информации заключается прежде всего в ее идентификации.