Договор об отчуждении исключительного права на объекты интеллектуальной собственности во внешней торговле

Договор об отчуждении исключительного  права на объекты  интеллектуальной собственности  во внешней торговле.

Государственное регулирование внешнеторговой деятельности в области внешней торговли интеллектуальной собственностью осуществляется в соответствии с федеральным законом Российской Федерации «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»  Ч.1 ст.36 федерального закона Российской Федерации «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»  от 08.12.2003 № 164-ФЗ в ред. от 22.08.2004.. 
Ч.2 ст.36 вышеуказанного закона гласит: «в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами могут вводиться меры, затрагивающие внешнюю торговлю интеллектуальной собственностью, если эти меры необходимы для соблюдения общественной морали или правопорядка, охраны жизни или здоровья граждан, окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений, выполнения международных обязательств Российской Федерации, обеспечения обороны страны и безопасности государства и в других предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях» Ч.2 ст.36 федерального закона Российской Федерации «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003 № 164-ФЗ в ред. от 22.08.2004.

Под внешней торговлей интеллектуальной собственностью понимается передача исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности или предоставление права на использование объектов интеллектуальной собственности российским лицом иностранному лицу либо иностранным лицом российскому лицу.

По договору об отчуждении исключительного права (ст. 1234 ГК РФ) одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право в полном объеме другой стороне (приобретателю).

Таким образом, частично уступить или приобрести исключительные права невозможно. Более того, если в самом договоре прямо не указано  на то, что исключительное право  передается в полном объеме, договор  будет признан лицензионным (п. 3 ст. 1233 ГК РФ).

Как следует  из определения, стороны договора именуются  как правообладатель и приобретатель.

Договор об отчуждении исключительного права должен быть заключен в письменной форме. Что  касается государственной регистрации  договора, то она обязательна, если объект ИС, исключительное право на который уступается, также подлежит государственной регистрации. Так, обязательной регистрации подлежат изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки. Программы для ЭВМ и  базы данных могут регистрироваться по желанию автора, однако, если такая  регистрация состоялась, то и договор  в отношении программ для ЭВМ  и баз данных подлежит регистрации.

Несоблюдение  письменной формы или требования о государственной регистрации  влечет недействительность договора.

В тексте договора необходимо прежде всего четко определить предмет договора, т.е. на какой именно объект ИС уступается исключительное право.

К существенному  условию, вытекающему из содержания статьи 1234 ГК РФ, относится условие о вознаграждении (если договор является возмездным).

При этом стороны  вправе сами решить, выплачивается  вознаграждение или нет. Однако если в договоре не будет прямо указано  на то, что вознаграждение не выплачивается, то такой договор признается возмездным. И при отсутствии в возмездном договоре условия о размере вознаграждения (или порядке) его определения  договор считается незаключенным (абз. 2 п. 3 ст. 1234 ГК РФ).

Вознаграждение  может быть выплачено в виде:

– единовременного  платежа;  
– роялти (процент от дохода, полученного благодаря переданному исключительному праву);  
– сочетания единовременного платежа и роялти.

С какого момента  приобретатель становится «владельцем» исключительного права?

Исключительное  право от правообладателя к приобретателю  переходит:

а) в момент заключения договора об отчуждении исключительного  права, если соглашением сторон не предусмотрено  иное (например, в договоре может  быть указан конкретный срок);

б) в момент государственной  регистрации договора, если договор  подлежит такой регистрации.

Например:

Если приобретатель  исключительного права существенно нарушит свою обязанность по выплате правообладателю вознаграждения в срок, установленный договором, то прежний правообладатель вправе, если исключительное право перешло к его приобретателю:

– требовать  в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного  права (т.е. возврата исключительного  права)  
– и возмещения убытков.

Согласно пункту 2 статьи 450 ГК РФ существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны  такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В случаях, когда  нарушение не является существенным, правообладатель вправе требовать  возмещения убытков в полном размере (т.е. реальный ущерб + упущенную выгоду).

Допустим, исключительное право еще не перешло к приобретателю. В этом случае при нарушении им обязанности выплатить в установленный  договором срок вознаграждение правообладатель  может:

– отказаться от договора в одностороннем порядке (внесудебном)  
– и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора.

Таковы общие  требования к договорам об отчуждении исключительного права. При этом в соответствующие разделы четвертой  части ГК РФ включены специальные  нормы, регулирующие особенности заключения подобных договоров в отношении  исключительных прав на:

– произведение как объект авторского права (ст. 1285 ГК РФ);  
– объекты смежных прав (ст. 1307 ГК РФ);  
– изобретение, полезную модель или промышленный образец (ст. 1365, 1366 ГК РФ);  
– селекционное достижение (ст. 1426, 1427 ГК РФ);  
– на топологию интегральной микросхемы (ст. 1458 ГК РФ);  
– секрет производства – ноу-хау (ст. 1468 ГК РФ);  
– товарный знак (ст. 1488 ГК РФ);  
– единую технологию (ст. 1547, 1550 ГК РФ).

Обратим внимание, что не допускается заключение договоров  об отчуждении исключительных прав на фирменное наименование, коммерческое обозначение и наименование места  происхождения товара. 

Иск "Миле & Си. Гмбх & Ко" 
к ООО «Стере»,  3-е лицо: РосНИИРОС 
о прекращении нарушения прав 
(10.01.2002г).

С учетом уточнений  исковых требований иск заявлен  о признании администрирование  ответчиком доменного имени “miele.ru” в российском сегменте Интернета нарушением исключительных прав истца; о запрещении ответчику использовать товарные знаки истца в доменном имени “miele.ru” в Интернете; обязании ответчика передать истцу права на домен “miele.ru”, включая написание и подачу необходимых заявлений официальному Регистратору доменов в зоне “ru”; обязании ответчика опубликовать решение суда в целях восстановления деловой репутации "Миле & Си. Гмбх & Ко" в газете “Ведомости”.

Выслушав представителей истца, 3 лица, изучив материалы дела, суд пришел к выводу о том, что  требование истца об обязании ответчика передать права на домен “miele.ru”, включая написание и подачу необходимых заявлений официальному Регистратору доменов в зоне ru не подлежит рассмотрению в арбитражном суде, в связи с чем принято определение о прекращении производства по делу в этой части. В остальной части требования истца признаются обоснованными.

Истец является владельцем товарных знаков “miele”, включенных в международный реестр товарных знаков Международным бюро ВОИС в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков. Среди стран, на которые распространяется регистрация, указана Российская Федерация.

Исключительное  право на товарный знак означает право  истца использовать и распоряжаться  знаком по своему усмотрению, а также  запрещать использование знака  другими лицами.

Материалы дела свидетельствуют, что ответчик является администратором доменного имени  “miele.ru” в российском сегменте Интернета. Указанный домен в своем наименовании содержит обозначение, сходное до степени смешения с обозначением товарного знака истца по звуковому и графическому признакам.

Ответчик, владелец домена “miele.ru”, зарегистрировав наименование домена “miele.ru”, хотя и не использует сервер в качестве информации о товарах, в том числе однородных товарам истца, нарушает права последнего, т.к. истец - владелец товарного знака лишен возможности вести бизнес через Интернет. Действия ответчика создают потенциальную угрозу для истца - владельца прав на товарный знак и фирменное наименование, поскольку вызывают у потребителя ассоциацию с отсутствием на рынке сбыта товаров бытовой техники, производителем которых является истец, обладающий известной деловой репутацией в течение длительного времени, что фактически приравнивается к распространению негативной информации относительно фирмы истца.

Администрирование ответчиком домена “miele.ru” с 1999 года фактически означает блокирование бизнеса, т.к. в соответствии с Регламентом по регистрации доменов второго уровня в зоне .ru обозначение “miele”, принадлежащее истцу, не может быть зарегистрировано в качестве наименования домена, поскольку домен “miele.ru” зарегистрирован ответчиком.

Действия ответчика, связанные с выбором, регистрацией и администрированием наименования домена “miele.ru” нарушают нормы международного и российского законодательства о пресечении недобросовестной конкуренции, направлены на неправомерное использование действующей системы регистрации наименований доменов.

На основании  ст. 46 Закона РФ “О товарных знаках, знаках обслуживания и мест происхождения  товаров”, ст. 10, 138 ГК РФ, ст. ст. 4, 10 Закона РФ “О конкуренции”, ст. 10-bis Парижской  Конвенции по охране промышленной собственности, руководствуясь ст. ст. 95, 124-127 АПК РФ, суд решил:

Признать администрирование  ООО “Стере” доменного имени  “miele.ru” в российском сегменте Интернета нарушением исключительных прав "Миле & Си. Гмбх & Ко" на обозначение “miele”, зарегистрированное в Международном реестре знаков.

Запретить ООО  “Стере” использовать в доменном имени обозначение “miele”.

Обязать ООО  “Стере” опубликовать в газете “Ведомости” резолютивную часть  решения суда от 10.01.2002 № А40-42141/01-26-190.

Взыскать с  ООО “Стере” в пользу "Миле & Си. Гмбх & Ко" 2.000 рублей - госпошлина.