Вообще  говоря, очень важно введение в  практику внутреннего лицензирования опционных соглашений, поскольку именно эта юридическая форма позволяет сторонам предварительно ознакомиться с материалами изобретения до его патентования, избежать обмана изобретателя в ходе предварительных переговоров.

       С большой осторожностью надо относиться к передаче партнеру технической документации. Этого не следует делать без предварительного заключения соглашения о конфиденциальности. Сторона, получившая документацию для ознакомления, не несет никаких правовых обязательств, если не подписан договор о конфиденциальности. До заключения такого договора может быть передана только реклама, не раскрывающая сущности изобретения или ноу-хау.

       Окончательная передача документации лицензиату должна быть осуществлена только после поступления  в банк на счет лицензиара единовременного платежа, что должно быть соответственно оговорено в лицензионном соглашении.

       Наблюдения  показывают, что иностранные фирмы  предпочитают приобретать у нас  исключительные лицензии, тем самым  они в течение срока действия договора ограничивают продвижение продукции патентовладельца на рынок. Именно в таких соглашениях нередко отсутствует пункт о минимальных гарантированных платежах ежегодных. Такое происходит, как правило, когда цель покупки исключительной лицензии - заблокировать производство конкурирующей продукции. В этом случае целесообразно оговаривать минимальные ежегодные гарантированные платежи независимо от объема продаж.

       Платежи роялти предпочтительны при крупных  объемах производства продукции  по лицензии. Поэтому в этом случае крайне нежелательно ограничиваться только паушальным платежом, так как цена лицензии может свестись к плате за получение технической документации.

       Наилучшим вариантом является включение в  договор всех трех видов платежей: паушального, минимального фиксированного отчисления, роялти.

       Иные договоры и  соглашения, сопутствующие лицензионной сделке

       Недопустимо смешение различных договоров в  одном документе. На практике, однако, такие случаи встречаются достаточно часто. Лицензионное соглашение часто  смешивается с контрактами о лизинге, инжиниринге, опционным договором и др., а также с договором о сотрудничестве. В таких "смешанных" договорах, как правило, отсутствуют самые важные пункты: права сторон на реализацию продукции в третьих странах, виды и размеры платежей, которые подменяются условиями о финансовых обязательствах.

       Дадим краткую характеристику указанных  видов соглашений.

       Опционное соглашение заключается с целью  передачи образца продукции, содержащего  изобретение, другой фирме для анализа  и исследования как самого образца, его свойств и качеств, так и маркетинга рынков его сбыта. Типовое опционное соглашение содержит части: "Преамбула", "Предмет лицензии", "Область применения", "Сроки исследования", "Условия передачи технической информации", "Платежи" и т.д.

       Инжиниринг - предоставление определенного рода услуг фирмой-консультантом фирме-клиенту  при строительстве или освоении промышленных или иных объектов. Это  могут быть разного рода консультации, связанные с разработкой проекта, составлением технологических схем, выбором оптимальных вариантов строительства, поставками оборудования, машин и материалов, пуском объекта в эксплуатацию и надзором за его работой. Полный цикл инжиниринга состоит из следующих этапов:

       исследование  маркетинговой целесообразности проекта;

       изучение  технической возможности его  реализации;

       составление предварительного проекта с ориентировочной  привязкой его к местности;

       составление рабочего проекта и подготовка торгов на оборудование;

       оценка  поступивших на торги предложений;

       составление инженерно-строительных проектов под  выбранное в результате торгов оборудование;

       подготовка  торгов на инженерно-строительные работы;

       оценка  поступивших предложений;

       координация инженерно-строительных работ, поставок и монтажа;

       помощи  в подготовке обслуживающего персонала заказчика;

       пуск  предприятия или иного объекта  в эксплуатацию и сдача заказчику "под ключ";

       наблюдения  и консультации во время эксплуатации объекта после сдачи. Из-за большой  сложности полного цикла далеко не все фирмы берут на себя все эти услуги.

       Лизинг - это по существу договор аренды оборудования. При этом если предлагается для сдачи в лизинг оборудование, содержащее ноу-хау, необходимо учитывать  цену ноу-хау при заключении договора о лизинге, лучше всего путем  продажи беспатентной лицензии. Договор о лизинге в случае, если оборудование содержит ноу-хау, должен содержать условие, гарантирующее сохранение тайны использования ноу-хау.

Регистрация лицензионного договора

       Согласно  Патентному Закону РФ договоры о переуступке патентных прав и прав на использование изобретений /лицензионные договоры/ регистрируются в Патентном Ведомстве РФ.

       В комплект документов, необходимых для  регистрации договора входят:

       заявление патентообладателя с просьбой о  регистрации договора /в случае, если патентообладателей несколько, оно должно быть подписано всеми без исключения, допускается подписание этого заявления одним или несколькими патентообладателями, но в этом случае от остальных должна быть получена официально доверенность на совершение данного конкретного действия/;

       оригинал  охранного документа или решения  о его выдаче;

       копия регистрируемого лицензионного  договора или выписка из него. В  выписке должны быть приведены все  основные составляющие договора. Финансовые стороны договора не являются необходимыми для регистрации. Выписка из договора должна быть заверена нотариально. Если договор был заключен и зарегистрирован до того, как был получен патент, патентообладатель должен будет после его получения еще раз обратиться в Роспатент, для того, чтобы зафиксировать на нем дату регистрации и регистрационный номер договора;

       квитанции об уплате пошлины.

       Как видно, нельзя заключить правомерную  лицензионную сделку, пока не получено хотя бы решение о выдаче охранного  документа. Вышеприведенный порядок регистрации лицензионного договора касается только патентной лицензии. В этом случае Роспатент, произведя регистрацию, подтверждает таким образом правомерность заключения сделки и действительность заключенного договора. Это еще раз подтверждает большую правовую "надежность" патентной лицензии по сравнению с беспатентной.

       Существует  также так называемся беспатентная лицензия, которая относится уже  не к области патентного права. При  продаже лицензии на ноу-хау действует  не патентная монополия, а "монополия секретности", сохраняемая за владельцем ноу-хау,

       На  практике под ноу-хау понимаются технические знания, опыт, секреты  производства, необходимые для реализации предмета лицензий. К ноу-хау относятся  и техническое решения, выполненные  на уровне изобретений, которые в силу ряда причин не были запатентованы в какой-либо стране или же вообще непатентоспособны по законам данной страны.

       Первоначально в лицензионные соглашения включались условия предусматривающие передачу покупателю технических знаний и опыта /ноу-хау/, являющихся производственным секретом продавца, необходимых только для реализации права на использование изобретения. Однако, с развитием техники значение передачи этой информации возросло до такой степени, что ноу-хау превратилось в самостоятельный объект лицензионных сделок /беспатентных лицензий/ и эти лицензионные договоры стали основной формой правовой формой оказания технической помощи.

       Понятие ноу-хау имеет чрезвычайно широкое  содержание, оно может охватывать всевозможную техническую и иную информацию, необходимую для производства какого-либо изделия, и представляет собой определенную экономическую ценность.

       Одним из основных признаков ноу-хау следует  считать элемент секретности  информации и документации.

       Передача, обмен ноу-хау происходят на основе лицензионных договоров. Повышается роль ноу-хау в качестве предмета лицензионных соглашений. При этом количество лицензий на ноу-хау значительно возрастает по сравнению с чисто патентными лицензиями. Первое место /более 50%/ занимают патентные лицензии с одновременной передачей ноу-хау и оказанием технической помощи в налаживании производства. Второе место /около 30%/ -лицензии на ноу-хау и третье - чисто патентные лицензии, не предусматривающие передачу ноу-хау. Это объясняется, в частности, тем, что при современном уровне развития техники освоение большинства изобретений без предоставления ноу-хау либо практически невозможно, либо ведет к большим непроизводительным затратам.

       Следует отметить, что ноу-хау не пользуются такой правовой охраной как изобретения, промышленные образцы и товарные знаки. Поэтому обеспечение прав на ноу-хау заинтересованных лиц зависит прежде всего от правильно и четко сформулированных положений в договоре, а также от применения в случае необходимости мер юридической защиты на основе правил о недобросовестной конкуренции и других норм национального законодательства. Таким образом, договор между сторонами имеет решающее значение.

       Особенность договора о передаче ноу-хау заключается  в том, что обе договаривающиеся стороны, заключающие соглашение, подвергаются определенному риску. Когда продавец предоставляет ноу-хау, он раскрывает принадлежащий ему секрет производства. Не исключено, что покупатель в будущем раскроет этот секрет третьим лицам, и продавец потеряет преимущества, которые имел перед конкурентами. То же самое относится и к покупателю. Он не может знать, на какой период времени ноу-хау сохранит свою экономическую и техническую ценность при быстром развитии науки и техники. Если эта ценность будет утрачена, продавец не получит полностью вознаграждение за передачу ноу-хау, которое выплачивается ему по частям, а покупатель не получит ожидаемой прибыли и, возможно, даже не возместит понесенных расходов.

       Обычно  составлению договора предшествуют переговоры, касающиеся области применения ноу-хау и длительности обязательств сторон.

       При приобретении лицензии на ноу-хау лицензиар  боится раскрыть ноу-хау до заключения договора, опасаясь, что лицензиат  воспользуется полученной информацией  и откажется от подписания договора. С другой стороны, лицензиат опасается, что секретом уже владеют или в ближайшее время будут владеть конкуренты, и он не получит экономические преимущества, на которые рассчитывает.

       Поэтому на практике применяется заключение опционного соглашения, по которому лицензиат обязуется не сообщать, не разглашать, не использовать до момента заключения лицензионного договора сведений, полученных от лицензиара и имеющих конфиденциальный характер. Лицензиар обязуется в течение этого же времени не вести переговоры с другими потенциальными покупателями. Кроме того, при заключении опционного соглашения устанавливаются основные условия возможного лицензионного договора.

       По  лицензионному договору о передаче ноу-хау лицензиату предоставляется  право на использование секретов производства и опыта, не запатентованных их владельцами.

       В лицензионной практике наиболее типичным является соглашение, по которому покупателю лицензии предоставляется право  на использование запатентованного изобретения с одновременной  передачей технической документации и технического опыта.

       Договором определяются предмет сделки, его  цена, срок действия, время и место  исполнения договора, права и обязанности  сторон /включая передачу, прием, платежи  и сроки/, ответственность сторон в случае невыполнения обязательств, основания для освобождения от ответственности или прекращения действия договора.

       В предмете договора определяются и описываются  точно и недвусмысленно все права  и сведения, которые предоставляются, объем этих прав, порядок и условия  их передачи и использования.

       В договор включается условие о  неразглашении ноу-хау как в  период срока действия договора, так  и после его окончания, что  должно гарантироваться лицензиатом. Часто в соглашениях оговаривается  порядок ознакомления сотрудников  лицензиата с ноу-хау во избежание разглашения.

       Наиболее  характерным условием в лицензионных соглашениях, ограничивающим лицензиата в использовании ноу-хау, является обязанность: