Договори у сфері інтелектуальної діяльностi

3. Договір комерційної концесії (фрайчанзингу)

     Передання виключних прав на об'єкти інтелектуальної  власності, комерційну інформацію, торговельну  марку, фірмове найменування тощо може здійснюватись на основі договору комерційної  концесії, або комплексної підприємницької  ліцензії (фрайчанзингу). Під терміном «франчайза» іноді розуміють  саме договірне об'єднання великого та дрібного підприємництва, в якому  франчайзер (як правило, велика компанія) зобов'язується постачати дрібній  компанії (франзайзі) свої товари, передові технології, здійснювати рекламні, маркетингові та інші послуги.

     Економічною передумовою розвитку франчайзингу є потреба в розширенні підприємницької  діяльності з мінімальними матеріальними  витратами з боку франчайзера. Представники малого бізнесу, створюючи підприємства на умовах франчайзингу на свої власні кошти і одержуючи за відповідну плату права на використання об'єктів  інтелектуальної власності франчайзера, тим самим фінансують розширення бізнесу останнього в обмін на можливість брати участь у конкурентоспроможному  бізнесі під ім'ям франчайзера. У цьому полягає економічна сутність франчайзингу як особливої форми організації бізнесу. В даний час в Україні діють вітчизняні франчайзери, серед яких фірма ТМ «Михайло Воронін», туристична фірма «САМ», «Піцца Че-лентано», «Сільпо» та інші.

     Правове регулювання договірних відносин з  комерційної концесії здійснюється нині на основі положень гл. 76 ЦК і гл. 36 ГК. Оскільки за договором комерційної  концесії надаються виключні права  на об'єкти інтелектуальної власності, до цих відносин застосовуються норми  Книги четвертої ЦК «Право інтелектуальної  власності», а також законів України  «Про авторське право і суміжні  права», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону  прав на промислові зразки», «Про охорону  прав на знаки для товарів і  послуг», «Про захист економічної конкуренції» тощо.

     Визначення  договору комерційної концесії дано у ч. 1 ст. 1115 ЦК: «За договором комерційної концесії одна сторона (право-володілець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг». Майже аналогічне визначення цього договору міститься у ст. 366 ГК: «За договором комерційної концесії одна сторона (право-володілець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) на строк або без визначення строку право використання в підприємницькій діяльності користувача комплексу прав, належних правоволодільцеві, а користувач зобов'язується дотримуватись умов використання наданих йому прав та сплатити правоволодільцеві обумовлену договором винагороду. Договір комерційної концесії передбачає використання комплексу наданих користувачеві прав, ділової репутації та комерційного досвіду правоволодільця в певному обсязі, із зазначенням або без зазначення території використання щодо певної сфери підприємницької діяльності». Як видно, в останньому визначенні договору комерційної концесії (за ГК) наголошується не лише на обов'язках правоволодільця, а й на головних обов'язках користувача. Що ж до предмета цього договору, то він чіткіше визначений у ч. 1 ст. 1116 ЦК: ним є право на використання об'єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та ділової репутації. Для досягнення мети договору комерційної концесії виключні права передаються користувачеві саме в комплексі, що дозволяє відрізняти цей договір від інших суміжних видів договорів (доручення, оренди). Зокрема близьким за назвою є договір концесії, за яким органи державної влади або місцевого самоврядування передають суб'єктам господарювання (концесіонерам) права на створення (будівництво) та/або управління (експлуатацію) об'єктів державної чи комунальної власності (статті 406,408 ГК).

     Сторонами в договорі комерційної концесії — правоволо-дільцем (франчайзером) і користувачем (франчайзі) — можуть бути фізична і юридична особи, які є суб'єктами підприємницької діяльності (ст. 1117 ЦК). Правоволоділець повинен мати право на розпорядження комплексом виключних прав, підтвердженим відповідними документами (дипломом, патентом, свідоцтвом).

     Договір франчайзингу має бути укладений  у письмовій формі, недодержання якої тягне за собою нікчемність  договору. Крім того, він підлягає державній  реєстрації органом, який здійснив державну реєстрацію правоволодільця. Якщо правоволоділець  зареєстрований в іноземній державі, реєстрація договору комерційної концесії здійснюється органом, який здійснив державну реєстрацію користувача. У відносинах з третіми особами сторони  договору мають право посилатися на договір комерційної концесії лише з моменту його державної  реєстрації (ст. 1118 ЦК, ст. 367 ГК). У ГК, крім того, зазначається, що відсутність  реєстрації договору позбавляє сторони  права в разі спору посилатися на цей договір (ч. З ст. 367 ГК).

     Відповідно  до ст. 1119 ЦК і ст. 368 ГК договором  комерційної концесії може бути передбачено  право користувача дозволяти  іншим особам (субкористувачам) користуватися  наданим йому правоволодільцем комплексом прав або часткою цього комплексу  прав на умовах комерційної субконцесії, погоджених ним із правоволодільцем або визначених договором комерційної  концесії. До договору комерційної  субконцесії застосовуються положення  про договір комерційної концесії, встановлені ЦК або іншими законами, якщо інше не випливає з особливостей субконцесії. Якщо договір комерційної  концесії визнано недійсним, недійсними є також укладені на його основі договори комерційної субконцесії. В ЦК (ч. З ст. 1119), крім того, зазначається, що користувач і субкористувач відповідають перед правоволодільцем за завдану  йому шкоду солідарно.

     Договір франчайзингу є оплатним, консенсуальним, двостороннім. Користувач може вносити  плату (винагороду) правово-лодільцеві у формі разових або періодичних  платежів або в іншій формі, передбаченій договором (наприклад, у формі відрахувань, від виторгу, націнки на оптову ціну товарів, що передаються правоволодільцем для перепродажу, тощо).

     Сторони у договорі пов'язані взаємними (зустрічними) правами та обов'язками. Так, правоволоділець  зобов'язаний (ст. 1120 ЦК, ст. 370 ГК):

     — передати користувачу технічну та комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну користувачу для здійснення прав, наданих йому за договором  комерційної концесії, а також  проінструктувати користувача і  його працівників з пи тань, пов'язаних зі здійсненням цих прав;

     — видати користувачу передбачені договором ліцензії (до зволи), забезпечивши їх оформлення у встановленому законо давством порядку.

     Крім  того, правоволоділець повинен, якщо інше не передба чено договором:

     — забезпечити державну реєстрацію договору;

     — надавати користувачу постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників;

     — контролювати якість товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) користувачем на підставі договору комерційної концесії.

     З урахуванням характеру та особливостей діяльності, що здійснюється користувачем за договором комерційної концесії, на користувача покладені такі обов'язки (ст. 1121 ЦК, ст. 371 ГК):

     — використовувати торговельну марку та інші позначення правоволодільця визначеним у договорі способом;

     — забезпечувати відповідність якості товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) ним на основі договору, якості таких саме товарів, робіт чи послуг у правоволодільця;

• дотримуватись інструкцій та вказівок правоволодільця, спрямованих на забезпечення відповідності характеру, способів та умов використання комплексу наданих прав використанню цих прав правоволодільцем;
• надавати покупцям (замовникам) додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати, купуючи товари безпосередньо у правоволодільця;
• інформувати покупців (замовників) найбільш очевидним для них способом про використання ним торговельної марки та інших позначень правоволодільця;
• не розголошувати секрети виробництва правоволодільця, іншу одержану від нього конфіденційну інформацію;
• сплачувати правоволодільцеві обумовлену договором плату (винагороду).

     Відповідно  до ст. 1122 ЦК у договорі комерційної  концесії можуть бути передбачені особливі умови (за ст. 372 ГК — обмеження прав сторін), зокрема:

     — обов'язок правоволодільця не надавати іншим особам аналогічні комплекси прав для їх використання на закріпленій за користувачем території або утримуватись від власної аналогічної діяльності на цій території;

• обов'язок користувача не конкурувати з правоволоділь-цем на території, на яку поширюється чинність договору, щодо підприємницької діяльності, яку здійснює користувач з використанням наданих правоволодільцем прав;
• обов'язок користувача не одержувати аналогічні права від конкурентів (потенційних конкурентів) правоволодільця;
• обов'язок користувача погоджувати з правоволодільцем місце розташування приміщень для продажу товарів, виконання робіт чи надання послуг, передбачених договором, а також їх внутрішнє і зовнішнє оформлення.

     Разом з тим, нікчемною визнається умова  договору, відповідно до якої правоволоділець  може диктувати користувачу умови  щодо визначення ціни товарів, робіт  чи послуг або встановлення верхньої чи нижньої межі ціни на них. Так само вважається нікчемною умова договору, відповідно до якої користувач має право продавати товари, виконувати роботи чи надавати послуги виключно певній категорії покупців (замовників), які мають місцезнаходження чи місце проживання на території, визначеній у договорі (частини 2 і 3 ст. 1122 ЦК).

     Договір комерційної концесії може бути укладено на певний строк або без зазначення строку. Відповідно до ст. 1124 ЦК користувач, який належним чином виконував свої обов'язки, по закінченні строку договору має право на укладення договору на новий строк на тих самих  умовах. Водночас законом можуть бути передбачені підстави (умови), за яких правоволоділець може відмовитися  від укладення договору комерційної  концесії на новий строк. Згідно зі ст. 1126 ЦК і частинами 3—5 ст. 374 ГК кожна  із сторін договору комерційної концесії, укладеного без зазначення строку, має право у будь-який час відмовитися  від договору, повідомивши про  це другу сторону не менш як за 6 місяців, якщо більш тривалий строк не встановлений договором. Договір комерційної  концесії припиняється у разі: 1) припинення права правоволодільця на торговельну  марку чи інше позначення без його заміни аналогічним правом; 2) оголошення правоволодільця або користувача  банкрутом. Розірвання договору, як і  його укладення, підлягає державній  реєстрації відповідно до ст. 1118 ЦК і  ст. 367 ГК.

     3. Договір комерційної концесії  може бути змінений за згодою  сторін чи за рішенням суду  відповідно до положень глави  53 ЦК і ст. 188 ГК. У відносинах  з третіми особами сторони  у договорі комерційної концесії  мають право посилатися на  зміну договору з моменту державної  реєстрації цієї зміни, якщо  не доведуть, що третя особа  знала або могла знати про  зміну договору раніше (ст. 1125 ЦК, частини 1 і 2 ст. 374 ГК).

     Перехід до іншої особи будь-якого виключного права, що входить до комплексу наданих  користувачеві прав, не визнається підставою для зміни або розірвання договору комерційної концесії. Новий  правоволоділець стає стороною цього  договору в частині прав та обов'язків, що стосуються відчуженого виключного права. У разі смерті правоволодільця його права та обов'язки за цим договором переходять до спадкоємця за умови, що він зареєстрований або протягом шести місяців від дня відкриття спадщини зареєструється як суб'єкт підприємницької діяльності або передасть свої права та обов'язки особі, яка має право займатися підприємницькою діяльністю. Здійснення права і виконання обов'язків особи, яка померла, до переходу їх до спадкоємця чи іншої особи покладається на управителя, якого призначає нотаріус, а в населених пунктах, де немає нотаріуса, — відповідний орган місцевого самоврядування (ст. 1285 ЦК).

     У разі зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця, права  на використання яких входять до комплексу  прав, наданих користувачу за договором  комерційної концесії, цей договір  зберігає чинність щодо нового позначення правоволодільця, якщо користувач не вимагає  розірвання договору і відшкодування  збитків. У разі продовження чинності договору користувач має право вимагати відповідного зменшення належної правоволодільцеві  плати. Якщо в період дії договору комерційної концесії припинилося  право, користування яким надано за цим  договором, дія договору не припиняється, крім тих його положень, що стосуються права, яке припинилося, де користувач має право вимагати відповідного зменшення належної правоволодільцеві  плати, якщо інше не встановлено договором. Це право пов'язане зі зменшенням можливості використання споживачем предмета договору і, відповідно, одержання доходів  від його використання.

     У разі припинення права правоволодільця  на торговельну марку чи інше позначення без заміни їх новими аналогічними правами договір комерційної  концесії припиняється (статті 1128 і 1129 ЦК,ст. 375 ГК).

     За  порушення прийнятих на себе зобов'язань  за договором комерційної концесії сторони — правоволоділець і  користувач — відповідають одна перед одною у формі та в обсязі, визначених договором, оскільки ні в ЦК, ні в ГК немає окремих положень щодо відповідальності сторін за цим договором.

     Проте обидва кодекси (ст. 1123 ЦК і ст. 373 ГК) передбачають відповідальність правоволодільця  за вимогами, що пред'являються до користувача  третіми особами (покупцями, замовниками) у зв'язку з невідповідністю якості товарів, робіт чи послуг або іншими порушеннями. По-перше, правоволоділець  несе субсидіарну відповідальність за вимогами, які пред'являються  до користувача у зв'язку з невідповідністю  якості товарів, проданих користувачем. Мається на увазі, що товари вироблені  правоволодільцем, але продані користувачем. Субсидіарна (додаткова) відповідальність правоволодільця до основної відповідальності користувача за невідповідність  якості товарів встановленим вимогам  покликана забезпечувати підвищений захист прав споживачів. По-друге, правоволоділець  притягується до солідарної відповідальності разом із користувачем за вимогами, які пред'являються до користувача, якщо останній є виробником товарів. Тобто споживач може заявити свої вимоги з приводу порушення умов щодо якості товарів або інших  умов як правоволо-дільцю і користувачу  разом, так і до кожного з них  окремо. Така відповідальність випливає із установленого ч. 2 ст. 370 ГК і п. З ч. 2 ст. 1120 ЦК обов'язку правоволодільця  контролювати якість товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) користувачем на підставі договору комерційної  концесії.